案例评析｜使用恶意注册成功的商标构成侵权

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导语

即使商标被核准注册，但若注册人在申请商标之时，明确知晓涉案商标的存在。那么该注册商标被宣告无效的后果系自始无效，该注册人在商标有效期间的使用行为缺乏合法基础，构成商标侵权。

供稿：徐欢欢、秦琳

编辑：徐欢欢、秦琳

裁判文书请戳

案件事实

镇三关公司成立于2014年1月17日，2016年9月13日经受让取得第11086156号“镇三关”商标专用权，该商标于2013年11月7日核准注册在第43类“住所（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆；自助餐厅；餐厅；饭店；餐馆；寄宿处预订；旅馆预订；流动饮食供应；茶馆”等服务上。镇三关公司还获得2017年度消费者信得过火锅底料、2017年度匠心榜、2018重庆小姐大赛唯一指定火锅品牌（镇三关）等多种荣誉。

镇山关火锅城成立于2018年1月10日，经营范围为餐饮服务。镇山关火锅城的经营者郭洪七于2015年10月21日经核准注册第15287780号“镇山关ZHENSHANGUAN”商标（以下简称“争议商标”），核定服务项目（第43类）：咖啡馆；餐厅；饭店；快餐店；茶馆；旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；饮水机出租。

镇三关公司于2017年3月14日对争议商标提出无效宣告请求，商评委于2018年1月3日作出裁定：争议商标在“咖啡馆；餐厅；饭店；快餐店；茶馆”服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。

后因镇山关火锅城在店招上使用“镇山关火锅城三店”字样，菜单上标注“镇山关火锅城主菜单”；订餐卡显示“镇山关火锅城”等将其诉至法院。

二审法院认为

本院认为，争议焦点在于：1、镇山关火锅城使用的标识和涉案注册商标是否构成近似。2、镇山关火锅城使用“镇山关”商标是否构成侵权。3、本案一审确定的赔偿金额是否过高。现评析如下：

1、上诉人使用的标识和涉案注册商标是否构成近似

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款之规定“……商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”该解释第十条规定“认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护的注册商标的显著性和知名度。”本院认为：文字商标相对于图形商标，文字商标在听觉识别的方向上作用更大，图形商标在视觉识别的方向上作用更大。本案的“镇山关”商标与“镇三关”在重庆方言中读音相同。此外，涉案两个商标整体外形基本一致，构成均是由三个汉字组成，其中首尾汉字均相同，仅第二个汉字不同。与此同时，镇三关公司涉案商标的显著性较强，在重庆市范围内的知名度较高，相关公众也更容易对两者产生混淆。因此上诉人使用的“镇山关”标识与涉案注册商标“镇三关”构成近似。

2、上诉人使用“镇山关”商标是否构成侵权

镇山关火锅城认为：上诉方有自己的“鎮山關”商标，其对自有商标的使用不构成侵权。即便生效判决确认该商标无效，但商标局公告之前其对商标的使用合法。

本院认为：虽然镇山关火锅城获得了“鎮山關”商标，但该商标已经被另案生效判决确定为无效。《商标法》第四十六条法定期限届满，当事人对商标局宣告注册商标无效的决定不申请复审或者对商标评审委员会的复审决定、维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不向人民法院起诉的，商标局的决定或者商标评审委员会的复审决定、裁定生效。《商标法》第四十七条规定依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。《商标法》第四十七条规定宣告无效的注册商标由商标局予以公告，但该规定的并不是规定商标权自始无效的时间为商标局无效公告之日。实际上商标权无效之日应属宣告商标无效的判决或裁定生效之日。对确认无效的商标予以公告的方式予以公示系商标局的行政管理行为，并非确认商标权权利变动的法律行为。

本案中，镇山关火锅城对“镇山关”商标的使用虽然是在其商标有效期间，但根据本院查明的事实，镇山关火锅城的经营者郭洪七在商标无效宣告行政诉讼过程中曾自认其申请被控侵权商标之时，明确知晓涉案商标的存在。本院认为注册商标被宣告无效的后果系自始无效，且镇山关火锅城在申请注册被控侵权商标时具有明显的主观恶意，其在商标有效期间的使用行为缺乏合法基础，构成商标侵权。

3、本案一审确定的赔偿金额是否过高

镇山关火锅城认为：其获准注册“鎮山關”商标，对商标的使用是善意的，在商标无效宣告中提交的宣传单属于印制错误，不应当适用惩罚性赔偿。

本院认为：镇山关火锅城在申请注册和使用商标过程中的“恶意”明显，严重违反了“诚实信用”的基本商业道德。理由如下：1、“镇三关”用于火锅店经营服务上具有较强的独创性和显著性，且该商标具有较高的知名度。2、镇山关火锅城在上述行政诉讼过程中自认其申请被控侵权商标之时，明知涉案商标的存在，在明知涉案商标存在的情况下，申请注册与涉案商标相近似的商标，并在同一种商品上使用，导致相关公众混淆。3、镇山关火锅城的经营者郭洪七提交的宣传单将“镇三关”和“镇山关”商标混同使用，作误导性宣传，镇山关火锅城认为宣传单印制错误的抗辩没有事实依据也不符合生活常理，本院不予支持。4、镇山关火锅城申请的注册商标为繁体商标“鎮山關”和“麒麟关”，但实际中更多使用了字形与“镇三关”商标更相近的简体“镇山关”商标，且在重庆方言中，镇三关和镇山关读音相同，其混淆的故意明显。由此可见，镇山关火锅城从申请到使用“镇山关”标识的系列行为表明其明显有以非善意取得的商标权攀附原告的商标商誉的主观恶意，违反了诚信原则，镇山关火锅城的商标侵权行为属于恶意侵权，且侵权时间长达19个月，经营面积在300平米以上，侵权情节严重。根据《商标法》第六十三条的规定，商标侵权是恶意侵权且情节严重的，可以按照权利人损失、侵权人所得或商标许可费用的合理倍数所确定的赔偿数额，在一至三倍范围内确定恶意侵犯商标权的惩罚性赔偿金额。一审法院根据镇山关火锅城的侵权恶意、侵权规模和后果将惩罚性赔偿的标准确定为许可费用的两倍合法合理，并无不当。

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